Riccardo Rossi (Università degli Studi di Milano)

1. L’iter giurisdizionale e la sentenza emessa dalla Corte

Con la sentenza nel caso C-339/22, BSH Hausgeräte c. Electrolux, emessa lo scorso 25 febbraio, la Corte di giustizia ha avuto occasione di pronunciarsi su alcune questioni concernenti l’interpretazione dell’art. 24(4) del regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis), il quale conferisce giurisdizione esclusiva sulle questioni di validità di un brevetto al giudice dello Stato membro in cui esso è stato registrato.

Le questioni sottoposte alla Corte originavano da un procedimento instaurato dalla BSH Hausgeräte, in qualità di titolare di un brevetto europeo convalidato, per le rispettive frazioni nazionali, in Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Svezia, Regno Unito e Turchia, dinanzi al Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà industriale e del commercio) svedese, quale giudice del domicilio della convenuta Electrolux, ai sensidell’art. 4 Bruxelles I-bis. In particolare, la BSH proponeva un’azione di contraffazione di tutte le parti nazionali di tale brevetto europeo, al fine di ottenere la cessazione dell’illecito e la condanna al risarcimento del danno. Intentando un’azione ex art. 4 Bruxelles I-bis, la BSH ha potuto domandare il risarcimento per la violazione cumulativa di tutte le frazioni nazionali del brevetto europeo interessato; al contrario, se avesse agito presso il foro dell’illecito ex art. 7(2) Bruxelles I-bis, coincidente con il luogo di convalida di ciascuna frazione nazionale (Wintersteiger, punti 27-28), avrebbe potuto domandare in quella sede solamente il risarcimento dei danni derivati dalla violazione di quella frazione nazionale e occorsi nel territorio del relativo Stato membro di convalida, come chiarito dalla Corte di giustizia in altre occasioni (cfr. Shevill, punto 33; Hejduk, punto 36).

Come spesso accade nel corso dei procedimenti per contraffazione, la convenuta eccepiva la nullità di tutte le frazioni nazionali del brevetto europeo, contestando, in forza dell’art. 24(4), la competenza giurisdizionale del giudice svedese per ciascuna di esse, salvo che per la frazione svedese. A seguito della pronuncia di incompetenza del giudice di primo grado, fondata sugli artt. 24(4) e 27 Bruxelles I-bis,lo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per la proprietà intellettuale e il commercio) formulava il rinvio pregiudiziale che ha dato luogo alla sentenza in esame.

2. Prima e seconda questione: risvolti pratici e sviluppi futuri

Con la prima e la seconda questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’art. 24(4) Bruxelles I-bis dovesse interpretarsi nel senso che, ove il convenuto sollevi una eccezione di invalidità del brevetto nel corso di un procedimento di contraffazione, il giudice adito ai sensi dell’art. 4 resti competente a giudicare della domanda di contraffazione.

Il ragionamento della Corte prende le mosse dalla lettera dell’art. 24(4), ricordando come tale disposizione, codificando il dispositivo della sentenza GAT, attribuisca la competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro di registrazione del brevetto per le questioni di registrazione o validità dello stesso, indipendentemente dal fatto che la questione venga proposta in via di azione ovvero in via di eccezione. In tal senso, la questione di validità può essere esaminata e decisa solo dal giudice dello Stato di registrazione del brevetto.  La sentenza GAT, tuttavia, non aveva chiarito se il giudice adito con un’azione di contraffazione dovesse dichiararsi incompetente a giudicare dell’intera vicenda ovvero solo della questione di validità.

Secondo la Corte, solo quest’ultima interpretazione è conforme alla lettera, allo schema e agli obiettivi del regolamento, in linea con quanto suggerito dall’AG, secondo il quale la lettura restrittiva della sentenza GAT rappresentava «il male minore» (conclusioni del 22 febbraio 2024, punto 88).

Infatti, in primo luogo, l’art. 24(4) si riferisce solo alle questioni di validità, non alle domande di contraffazione (cfr. Duijnstee, punto 23; IRnova, punto 48). In secondo luogo, l’art. 24(4) rappresenta una eccezione al criterio generale previsto ai sensi dell’art. 4 e, come tale, deve interpretarsi restrittivamente. In terzo luogo, l’interpretazione opposta impedirebbe in concreto ai titolari di un brevetto europeo di agire presso il foro del domicilio del convenuto ai sensi dell’art. 4, poiché a tale convenuto basterebbe opporre la questione di validità nel corso del procedimento per attivare il meccanismo di cui all’art. 24(4) e determinare una dichiarazione di incompetenza del giudice adito sull’intera controversia.

Com’è evidente, tale soluzione determina la biforcazione del procedimento relativamente, da un lato, alla questione di validità – sottoposta alla competenza del giudice dello Stato membro di registrazione – e, dall’altro, alla domanda di contraffazione – sottoposta al giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto. Sul punto, la Corte chiarisce che il giudice della contraffazione può, «se ritiene che esista una possibilità ragionevole e non trascurabile che tale brevetto sia annullato dal giudice competente» ex art. 24(4), sospendere il procedimento, al fine di tenere conto della decisione emessa dal giudice investito dell’azione di nullità.

La risposta fornita dalla Corte induce a esaminare più nel dettaglio la portata della giurisprudenza GAT e il tentativo di un suo ridimensionamento da parte della Corte [2.1] e il necessario coordinamento tra la competenza del giudice della contraffazione e la competenza del giudice della validità del brevetto [2.2.].

2.1. La giurisprudenza GAT e il suo ridimensionamento da parte della sentenza BSH

Con la sentenza in esame la Corte opera un chiarimento e un ridimensionamento di quanto affermato con la sentenza GAT. Tale pronuncia, apertamente criticata dalla dottrina (v. tra gli altri Fumagalli; Ancel; Kur; Gonzáles Beilfuss; Torremans 2024, p. 342 ss.), aveva limitato sensibilmente i poteri di cognizione del giudice competente per la contraffazione, impedendogli di conoscere incidentalmente la questione di validità del brevetto sollevata in via di eccezione. Ciò, stando al ragionamento della Corte nel caso GAT, per tre ragioni fondamentali, nessuna delle quali, peraltro, appare esente da critiche, come subito vedremo.

In primo luogo, secondo la sentenza GAT, permettere al giudice della contraffazione di definire, ancorché incidentalmente, la questione di validità del brevetto, avrebbe generato il rischio di decisioni contrastanti sulla validità del brevetto (GAT, punto 29). Sul punto, sarebbe forse bastato un richiamo alla sentenza Hoffmann, in cui la Corte aveva affermato che gli effetti del giudicato di un provvedimento giurisdizionale si valutano sulla base del diritto dello Stato di origine. In questo senso, ove il diritto dello Stato di emissione della sentenza preveda la possibilità di risolvere incidentalmente, senza efficacia di giudicato, una questione di validità, la risoluzione di tale questione non darebbe luogo a un contrasto di giudicato con una successiva pronuncia di segno opposto con effetti erga omnes, emessa nello Stato membro di registrazione (in questo senso Fumagalli, p. 749). Così è, ad esempio, nel diritto italiano: quando un giudice adito con un’azione di contraffazione risolve incidenter tantum una questione di validità sollevata in via di eccezione, su tale questione non si forma il giudicato e la valutazione della stessa avrà, dunque, effetti limitati al giudizio di contraffazione nel quale si è resa necessaria (cfr. Cass. n. 6382/2017). Al contrario, allorché sia proposta una vera e propria domanda (principale o riconvenzionale) di nullità, la questione entra nell’oggetto del giudizio e la relativa pronuncia assume valore di cosa giudicata, con effetti erga omnes ex art. 123 cod. prop. ind. in caso di dichiarazione di nullità della privativa (v. Vanzetti et al., p. 556 s.; De Giorgis, p. 86 ss.).

In secondo luogo, sempre secondo la medesima sentenza, poiché alcune leggi processuali nazionali impongono di pronunciarsi sulla questione di validità con efficacia erga omnes anche laddove tale questione sia sollevata in via di eccezione, attribuire il potere di conoscere incidentalmente la questione di validità al giudice competente per l’azione di contraffazione avrebbe compromesso «la parità e l’uniformità dei diritti e degli obblighi che risultano dalla Convenzione per gli Stati contraenti e per gli interessati» (GAT, punto 30). Nondimeno, tali norme processuali si applicano all’accertamento della validità di brevetti nazionali, di talché la Corte avrebbe potuto affermare che, quando hanno a oggetto un brevetto europeo convalidato in un altro Stato membro, siffatte valutazioni incidentali hanno effetti solo limitatamente al procedimento di contraffazione (Gonzáles Beilfuss, p. 277; Ancel, p. 36).  

In terzo luogo, la risoluzione incidentale di una questione di validità avrebbe pregiudicato «la natura vincolante dell’art. 16(4)» della convenzione di Bruxelles del 1968, consentendo all’attore, «con la semplice formulazione delle conclusioni della sua domanda, di eludere il carattere imperativo della norma sulla competenza sancita da tale articolo» (GAT, punti 26 e 27). Sennonché, l’art. 16(4) della convenzione e l’attuale art. 24(4) del regolamento non impongono al giudice dell’azione di contraffazione di declinare la competenza: la funzione di disciplinare tale declinatoria è stata precipuamente affidata prima all’art. 19 della convenzione e, poi, all’art. 27 del regolamento, i quali, tuttavia, prevedono che ciò avvenga solo ove tale giudice sia investito della questione di validità «a titolo principale» («à titre principal», nella versione francese, «a título principal», nelle versioni spagnola e portoghese). Pertanto, una lettura sistematica delle due disposizioni (artt. 24 e 27 Bruxelles I-bis) avrebbe imposto di riconoscere al giudice competente per la contraffazione il potere di risolvere la questione di validità in via meramente incidentale e, dunque, con effetti inter partes (v. Bariatti, p. 520; Gonzáles Beilfuss, p. 276; Vicente, p. 400). L’interpretazione della Corte si deve forse alla diversa formulazione linguistica della norma nelle versioni, ad esempio, inglese («principally concerned») e tedesca («wenn es wegen einer Streitigkeit angerufen wird»), la quale ultima non prevede alcun limite sulla modalità di proposizione della questione.

Ad ogni modo, anche alla luce della distinzione tra eccezione e domanda riconvenzionale, chiarita dalla Corte nella sentenza Danværn (punti 13-14), risulta difficile comprendere come una mera eccezione processuale possa introdurre nel giudizio una questione come oggetto principale dello stesso. La Corte, inoltre, ha chiarito in più occasioni che i mezzi difensivi del convenuto non incidono sulla determinazione della competenza ai sensi del regolamento (cfr. Gantner, punti 25-26; BVG, punti 37-38; cfr. anche Duijnstee, punto 25). In tal senso, solo con la proposizione di una domanda riconvenzionale, sulla quale il giudice sarebbe tenuto a pronunciarsi con effetti erga omnes, la strategia processuale del convenuto condurrebbe alla declinatoria di competenza ex artt. 24(4) e 27 Bruxelles I-bis (Pertegás Sender, para. 4.55 ss.; Ancel, p. 30). Una mera eccezione, al contrario, non permette alla questione pregiudiziale di trasformarsi in causa pregiudiziale, con la conseguenza che il giudicato investirà solo la decisione sulla contraffazione e non quella sulla validità del brevetto (Fumagalli, p. 742 s.; nello stesso senso Pertegás Sender,  par. 4.52 ss. e nota 49).

Con la pronuncia BSH, la Corte valorizza criteri interpretativi lasciati in secondo piano dalla sentenza GAT: da un lato, l’interpretazione restrittiva dell’art. 24(4), qualificato come eccezione al criterio generale del domicilio del convenuto (BSH, punto 43; Duijnstee, punto 23; IRnova, punto 39); dall’altro lato, la necessità di non privare l’attore della possibilità di agire presso il foro del domicilio del presunto contraffattore, poiché altrimenti al convenuto basterebbe eccepire l’invalidità del brevetto straniero per porre fine a un procedimento di contraffazione regolarmente instaurato (BSH, punti 46-47). Un approccio, dunque, diametralmente opposto a quello della sentenza GAT.

Nondimeno, anche in questa occasione la Corte sembra trascurare la lettera dell’art. 27 e omette di rilevare il contrasto – oggi codificato – tra tale disposizione e l’art. 24(4). Anzi, come si vedrà subito, prospettando la facoltà di sospensione del procedimento di contraffazione, propone una soluzione che, pur soddisfacente nell’esito pratico, risulta priva di un’espressa disciplina nel regolamento e, al tempo stesso, incompleta.

2.2. Coordinamento tra la competenza del giudice della contraffazione e la competenza del giudice della validità

Con riguardo agli effetti pratici della biforcazione del procedimento di contraffazione, nelle conclusioni del 22 febbraio 2024 l’AG Emiliou aveva suggerito che, nel sospendere il giudizio a seguito di un’eccezione di validità ragionevolmente fondata, il giudice debba assegnare al presunto contraffattore un termine per intentare l’azione di nullità. Sempre secondo l’AG, decorso inutilmente tale termine, o nel caso in cui l’eccezione di invalidità sia ritenuta ab origine pretestuosa, il giudice dovrebbe presumere la validità del brevetto (punto 93).  

La formulazione adottata dalla Corte è più problematica, nella misura in cui si afferma che la biforcazione del procedimento «non comporta che il giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto investito dell’azione per contraffazione debba ignorare il fatto che un’azione di nullità del brevetto rilasciato in un altro Stato membro è stata debitamente proposta da tale convenuto in tale altro Stato membro»; in tal caso, secondo la Corte, il giudice della contraffazione può decidere di sospendere il procedimento «qualora lo ritenga giustificato, in particolare se ritiene che esista una possibilità ragionevole e non trascurabile che tale brevetto sia annullato dal giudice competente» ex art. 24(4) Bruxelles I-bis (BSH, punto 51). Dalla lettera del punto 51 della sentenza, sopra richiamato, non è chiaro se la Corte affermi che il giudice adito ex art. 4 possa sospendere il procedimento di contraffazione solo nel caso in cui un procedimento di nullità sia stato instaurato dinanzi al giudice di cui all’art. 24(4) prima dell’inizio del procedimento di contraffazione, ovvero anche laddove il procedimento di nullità non sia stato instaurato o sia stato instaurato dopo l’inizio del procedimento di contraffazione.

Assumendo, come sembra corretto, che la Corte abbia inteso che il punto 51 vada interpretato nel secondo senso indicato, si pone il problema di individuare la base giuridica del potere del giudice della contraffazione di sospendere il giudizio, anche al di fuori dei casi in cui non sia previamente pendente un’azione di nullità del brevetto oggetto di contraffazione. A ben vedere, sebbene la Corte non abbia specificato quale sia la base giuridica del potere del giudice adito in contraffazione di sospendere la causa, essa potrebbe rinvenirsi proprio nell’art. 24(4), nell’interpretazione che ne ha dato la sentenza BSH: poiché (i) solo il giudice dello Stato membro di convalida è competente a esaminare ogni questione di validità del brevetto – così dispone testualmente l’art. 24(4) – e (ii) il giudice del domicilio del convenuto rimane competente a decidere la domanda di contraffazione anche laddove il presunto contraffattore sollevi un’eccezione di invalidità, ne consegue che è lo stesso art. 24(4) a imporre al giudice di sospendere il procedimento di contraffazione, in attesa che il giudice dello Stato membro di convalida decida la questione di validità del brevetto, sempre che il primo giudice ritenga sussistere una possibilità ragionevole che il brevetto sia annullato nello Stato membro di convalida. Pertanto, ove ritenesse sussistere tale possibilità, dalle considerazioni che precedono potrebbe ricavarsi che il giudice adito in contraffazione non solo possa, bensì debba disporre la sospensione del procedimento, ai sensi dell’art. 24(4), come interpretato dalla Corte nella sentenza in esame.

Con specifico riguardo all’ipotesi in cui il procedimento di nullità non sia ancora stato instaurato, peraltro, la Corte non ha precisato la necessità di fissare un termine per la proposizione dell’azione di nullità, lasciando aperta la possibilità di una sospensione sine die. Ci si chiede, poi, cosa accada nell’ipotesi in cui il giudice non ritenga giustificata la sospensione poiché l’eccezione è manifestamente infondata o sollevata in mala fede.

È dunque utile trattare separatamente le diverse fattispecie.

Il caso in cui il presunto contraffattore abbia preventivamente instaurato un procedimento di nullità dinanzi al giudice di cui all’art. 24(4) parrebbe a prima vista poco problematico: poiché tale ipotesi realizzerebbe una fattispecie di cause connesse, il giudice competente per l’azione di contraffazione potrebbe esercitare la discrezionalità concessagli dall’art. 30 Bruxelles I-bis e sospendere il procedimento di contraffazione fino al termine del procedimento di nullità. Infatti, il conflitto di decisioni richiesto da tale disposizione, nell’ampia nozione fornita dalla sentenza Tatry (punto 53), potrebbe realizzarsi laddove, da un lato, il giudice adito ex art. 4 Bruxelles I-bis, risolvendo in senso positivo la questione pregiudiziale di validità del brevetto, condanni il presunto contraffattore alla cessazione dell’illecito e al risarcimento del danno, e, dall’altro lato, il giudice adito ex art. 24(4) dichiari l’invalidità del brevetto con effetti erga omnes.

Peraltro, se, come dimostrato sopra, dall’art. 24(4), così come interpretato dalla sentenza BSH, è ricavabile un vero e proprio dovere di sospensione laddove il convenuto sollevi un’eccezione di invalidità e il giudice della contraffazione ritenga sussistere una possibilità ragionevole di annullamento da parte del giudice competente, allora si potrebbe ipotizzare che, in tal caso, non residui più spazio per l’applicazione dell’art. 30,  che rimette la decisione di sospendere la causa alla discrezionalità del giudice.

Laddove il procedimento di nullità non sia stato instaurato o sia stato instaurato successivamente a quello di contraffazione, l’art. 30 non potrebbe comunque trovare applicazione e, in tale ipotesi, non si rinviene nel regolamento una disposizione che disciplini il coordinamento tra i due procedimenti. In tale contesto, alla luce dell’interpretazione dell’art. 24(4) fornita dalla Corte, si prospettano due differenti scenari processuali, a seconda del grado di probabilità che il brevetto venga annullato dal giudice dello Stato membro di convalida.

Allorché il convenuto sollevi una eccezione di invalidità e sussista una ragionevole probabilità che il brevetto sia annullato dal giudice di cui all’art. 24(4), la soluzione indicata dalla Corte di concedere al giudice adito ex art. 4 il potere – rectius:dovere – di sospendere il procedimento di contraffazione ci sembra opportuna. Ora, come visto sopra, potrebbe ritenersi che la base giuridica della sospensione debba rinvenirsi nello stesso art. 24(4), come interpretato dalla Corte nella pronuncia in commento. Tuttavia, con riguardo al concreto funzionamento del meccanismo di sospensione e, in particolare, per il caso in cui il presunto contraffattore non abbia ancora promosso un apposito procedimento di nullità, la Corte non ha fornito indicazioni. Inoltre, il diritto processuale di alcuni Stati membri, come quello italiano, potrebbe non disciplinare tale ipotesi, diversamente dall’art. 61, comma secondo, della legge sui brevetti svedese, preso in considerazione dal giudice del rinvio, che stabilisce che, a seguito di una eccezione di invalidità, il giudice del procedimento di contraffazione «deve ordinare alla persona che rivendica la nullità del brevetto di intentare tale azione entro un certo periodo». Quale possibile soluzione, si potrebbe ritenere che, alla luce del principio di economia processuale e del diritto di difesa delle parti, il coordinamento tra gli artt. 4 e 24(4) Bruxelles I-bis e, dunque, tra il procedimento di contraffazione e il procedimento di nullità, richieda che tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che il giudice possa fissare un termine per la proposizione dell’azione di invalidità o di accertamento della validità, al fine di evitare una sospensione sine die. Così, nel caso in cui nessuna delle parti promuova siffatta azione nel termine concesso, il giudice della contraffazione dovrebbe poter assumere che l’eccezione di invalidità non sia mai stata proposta, presumere la validità del brevetto (conclusioni del 22 febbraio 2024, punto 93) e proseguire il procedimento di contraffazione (cfr., in applicazione della convenzione di Lugano del 1988, Handelsgericht Zürich, 23 ottobre 2006, HG050410, come riportato da  Torremans 2024, p. 345 s., e Hess-Blumer, “Cross-border litigation – und sie lebt doch!”, in Sic!, 2006, p. 882 ss.; conf. Bundesgericht, 4 aprile 2007, 4C.439/2006; v. anche Wilderspin, “La compétence juridictionnelle en matière de litiges concernant la violation des droit de propriété intellectuelle – Les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-04/03, GAT c. LUK et C-539/03, Roche Nederland c. Primus et Goldberg”, in Rev. crit. DIP, 2006, p. 778 ss., p. 796). In questo senso depone anche la soluzione adottata dall’art. 128(7) del regolamento (UE) n. 2017/1001 in materia di marchi dell’Unione europea, per l’ipotesi di proposizione di una domanda riconvenzionale di nullità nel corso di un procedimento di contraffazione.

Nel caso in cui non sussista una ragionevole probabilità che il brevetto sia annullato dal giudice di cui all’art. 24(4) o laddove l’eccezione di invalidità sia sollevata in mala fede, alla luce della sentenza BSH si dovrebbe ritenere che, non realizzandosi l’ipotesi precedente (i.e. se «[non] lo ritenga giustificato»), il giudice della contraffazione non sia tenuto a sospendere il procedimento; in tal caso, egli non può che conoscere e definire incidenter tantum la questione pregiudiziale di validità del brevetto, poiché altrimenti non si spiegherebbe il riferimento, nella stessa sentenza, al potere – rectius: dovere – di sospendere il procedimento solo qualora vi sia una «possibilità ragionevole e non trascurabile» che il brevetto sia annullato dal giudice competente ex art. 24(4). Prendendo a esempio il diritto processuale italiano, la manifesta infondatezza o la pretestuosità dell’eccezione, infatti, non esclude l’esame della stessa, al più potendo integrare la responsabilità aggravata per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ai sensi dell’art. 96, primo comma, cod. proc. civ. Pertanto, la soluzione adottata dalla Corte comporta necessariamente che il giudice adito ex art. 4 Bruxelles I-bis mantenga la competenza non solo a giudicare dell’azione di contraffazione, ma anche a conoscere incidentalmente la questione di validità ove la relativa eccezione sia manifestamente infondata o prima facie pretestuosa. Ciò, evidentemente, ove tale risoluzione incidenter tantum sia consentita dal diritto processuale del foro, poiché in caso contrario il giudice dovrà necessariamente sospendere il procedimento di contraffazione (cfr. Vicente, p. 404).

Infine, giova segnalare che il problema del coordinamento tra il procedimento di contraffazione e quello di invalidità ha ricevuto una differente soluzione nell’ambito dell’Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti (ATUB), che dal 1° giugno 2023 ha istituito una giurisdizione unitaria per 24 Stati membri con competenza esclusiva rispetto, inter alia, alle questioni di contraffazione e validità di brevetti europei e di brevetti europei con effetto unitario (su cui v. Véron, p. 526 ss.; Tilmann e Grabinski, p. 580 ss.; Torremans 2023, p. 186 ss.). L’art. 33(3)(a) ATUB, in particolare, prevede che in caso di domanda riconvenzionale di revoca, la divisione locale o regionale (ad esempio, dello Sato membro contraente del domicilio del convenuto) adita con un’azione di contraffazione ha la facoltà di «procedere sia con l’azione per violazione sia con la domanda riconvenzionale di revoca». Ad ogni modo, il regolamento Bruxelles I-bis rimarrà applicabile a tutte le controversie aventi a oggetto brevetti nazionali e a quelle riguardanti i brevetti europei convalidati nel territorio degli Stati non partecipanti all’ATUB, i.e. Spagna, Polonia e Croazia. In tal senso, il Tribunale ha già avuto modo di applicare l’art. 24(4) Bruxelles I-bis come interpretato dalla sentenza BSH, nel caso IMC Créations (divisione locale di Parigi, 21 marzo 2025), riguardante la contraffazione di un brevetto europeo convalidato in Spagna, in Svizzera e nel Regno Unito, i.e. Stati non contraenti dell’ATUB, e nel caso Alpinestars (divisione locale di Milano, 8 aprile 2025), riguardante la contraffazione di un brevetto europeo convalidato in alcuni Stati contraenti dell’ATUB e in Spagna.

3. Terza questione: risvolti pratici e sviluppi futuri

Con la terza questione, il giudice del rinvio domandava se l’art. 24(4) Bruxelles I-bis debba essere interpretato nel senso che esso «si applica a un giudice di uno Stato terzo e, di conseguenza, conferisce una competenza esclusiva a tale giudice per quanto riguarda la valutazione della validità di un brevetto rilasciato o convalidato in tale Stato».

Occorre chiarire sin d’ora che la questione sottoposta alla Corte non riguardava l’estensione della giurisdizione con riferimento ai danni da contraffazione localizzati in Stati terzi, rispetto ai quali il giudice del luogo del domicilio del convenuto è certamente competente ex art. 4 Bruxelles I-bis (BSH, punto 61; v. anche TUB, divisione locale di Düsseldorf, 28 gennaio 2025, Fujifilm, pp. 21-23).

Né tale questione, nonostante l’infelice formulazione, poteva avere a oggetto l’attribuzione di competenza esclusiva a un giudice di uno Stato terzo, in casu il giudice turco, poiché il regolamento Bruxelles I-bis è un «regime di competenza interna all’Unione europea», sicché l’art. 24(4) non può conferire a un giudice di uno Stato terzo il potere di giudicare una controversia (BSH, punti 55-56; IRnova, punto 35).

La questione verteva, invece, sulla competenza del giudice di uno Stato membro adito ex art. 4 Bruxelles I-bis di conoscere incidentalmente un’eccezione di invalidità di un brevetto europeo convalidato in uno Stato terzo (in casu la Turchia).

Secondo la Corte, l’art. 4 Bruxelles I-bis conferisce al giudice adito tale competenza, a meno che il caso di specie non rientri nelle ipotesi di deroga espressamente previste nel regolamento (BSH, punti 61-66). Tali deroghe sono contenute, in particolare, negli artt. 33 e 34 Bruxelles I-bis, che disciplinano l’ipotesi di litispendenza e connessione relativamente a un procedimento previamente instaurato in uno Stato terzo, e nell’art. 73(1) e (3), che fa salva l’applicazione della convenzione di Lugano e delle convenzioni bilaterali tra Stati membri e Stati terzi concluse prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I). Nessuna di tali ipotesi ricorreva nel caso di specie.

La Corte, inoltre, valuta se la competenza a conoscere incidentalmente la questione di validità di una frazione di brevetto europeo convalidata in uno Stato terzo sia limitata dal diritto internazionale generale. Sul punto, la Corte, accogliendo l’ipotesi della c.d. «terza via» elaborata dall’AG Emiliou nelle conclusioni del 5 settembre 2024 (punti 42 ss.), evidenzia che la competenza ex art. 4 Bruxelles I-bis deve esercitarsi nel rispetto del principio di non ingerenza, che la Corte rinviene nel diritto internazionale generale, «in forza del quale uno Stato non può interferire nelle cause che rientrano essenzialmente nella competenza nazionale di un altro Stato» (BSH, punto 71). In particolare, nell’ambito delle privative industriali, il rilascio di un brevetto nazionale integra un esercizio di sovranità in quanto implica l’intervento dell’amministrazione nazionale (Jenard, p. 36). Così, secondo la Corte, poiché l’annullamento di un brevetto incide sulla esistenza della privativa e comporta la modifica del registro nazionale dello Stato di registrazione o convalida, dal principio di non ingerenza discenderebbe che solo i giudici di tale Stato possono dichiarare la nullità del brevetto con efficacia erga omnes (BSH, punto 73).

Afferma la Corte che, al contrario, la definizione di una questione di validità con effetti inter partes non può integrare una ingerenza nella sovranità dello Stato terzo, poiché tale valutazione è suscettibile di produrre effetti solamente tra le parti del giudizio nel quale è stata resa. Infatti, diversamente da una domanda di nullità in via principale o riconvenzionale, un’eccezione di invalidità «mira solo ad ottenere il rigetto di tale azione [di contraffazione], e non è diretta a ottenere una decisione che comporti l’annullamento totale o parziale di detto brevetto» (BSH, punti 74-75).

La decisione della Corte sulla terza questione permette di esprimere alcune riflessioni, in particolare, sulla (corretta) negazione del c.d. effet réflexe [3.1] e sui rapporti tra il principio di non ingerenza e la giurisdizione sulla domanda di nullità di un brevetto europeo convalidato in uno Stato terzo [3.2].  

3.1 La corretta interpretazione dell’art. 24(4) Bruxelles I-bis nei rapporti con gli Stati terzi (no effet réflexe)

Con la risposta alla terza questione, contrariamente a quanto suggerito sul punto dall’AG Emiliou (conclusioni del 22 febbraio 2024, punti 95 ss.; conclusioni del 5 settembre 2024, punti 33-41), la Corte nega che l’art. 24(4) Bruxelles I-bis possa avere “effetti riflessi” nell’ipotesi in cui il convenuto opponga una eccezione di invalidità di un brevetto europeo convalidato in uno Stato terzo.

Con questa espressione si indica la possibilità che le norme del regolamento Bruxelles I-bis in materia di competenze esclusive, proroga esclusiva di competenza e procedimenti paralleli – criteri che impongono al giudice adito di spogliarsi di una competenza generale o speciale – trovino applicazione anche nel caso in cui il fattore di collegamento sia localizzato nel territorio di uno Stato terzo. Nella presente analisi limiteremo l’esame della teoria dell’effet réflexe al caso in cui un giudice di uno Stato membro sia adito ex art. 4 Bruxelles I-bis, caso che rappresenta l’ipotesi più frequente nelle controversie aventi a oggetto la contraffazione di più frazioni nazionali di un brevetto europeo.

Ora, secondo una prima concezione dell’effetto riflesso delle competenze esclusive, che potrebbe dirsi effet réflexe indiretto, il giudice adito ex art. 4 Bruxelles I-bis potrebbe declinare la giurisdizione ove il fattore di collegamento indicato dall’art. 24 (ad esempio, la convalida della frazione turca di un brevetto europeo) si trovi nel territorio di uno Stato terzo, a condizione che le norme della propria lex fori glielo consentano (v. Droz, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché commun (Étude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968), Parigi, 1972, pp. 108 ss.; de Lima Pinheiro, “Article 24”, in Magnus/Mankowski, p. 560 s.).

Ai sensi di una seconda versione della teoria dell’effetto riflesso, che potrebbe dirsi effet réflexe diretto, le norme sulle competenze esclusive dovrebbero trovare applicazione come se lo Stato terzo fosse uno Stato membro, non richiedendosi l’applicazione delle norme di diritto internazionale privato del foro, salva la verifica che il giudice dello Stato terzo non declinerà a sua volta la giurisdizione (in questo senso Gaudemet-Tallon, “Le frontières extérieures de l’espace judiciaire européen: quelque repères”, in Borrás et al., p. 96; Heuzé et al., p. 252).

Con la sentenza IRnova (punto 35), la Corte aveva già rigettato la teoria del c.d. effet réflexe diretto dell’art. 24(4) Bruxelles I-bis, affermando che tale disposizione non poteva essere applicata direttamente, in quanto non prende in considerazione l’ipotesi di brevetti registrati in Stati terzi (sul punto, Rivoire, p. 483).

Con la pronuncia in commento, affermando che la competenza ex art. 4 Bruxelles I-bis è derogabile solo nei casi espressamente previsti nel regolamento e che, dunque, tale giudice è competente a risolvere incidentalmente una questione di validità di un brevetto sollevata in via di eccezione, la Corte esclude che, in tale ipotesi, l’art. 24(4) Bruxelles I-bis possa avere qualsivoglia effet réflexe, sia esso diretto o indiretto.

In tal senso, la soluzione della Corte pare condivisibile.

Infatti, la sentenza Owusu, che verteva sull’applicabilità della teoria del forum non conveniens in favore di un giudice giamaicano, aveva già chiarito che l’art. 4 Bruxelles I-bis è norma di «carattere imperativo», e che essa, in ragione dei principi di prevedibilità e certezza del diritto, è derogabile solo nelle ipotesi espressamente previste dal regolamento (punto 37). Tali deroghe sono attualmente previste, per quanto riguarda i rapporti con gli Stati terzi, solo in presenza di un caso di litispendenza o connessione (artt. 33 e 34) o di un accordo bilaterale o multilaterale con lo Stato terzo interessato (art. 73). Non, dunque, nel caso di competenze esclusive (cfr. Jenard/Möller, par. 54; Salerno, p. 193;  Van Calster 2025). La Corte non fornisce ulteriori argomenti per negare l’effet réflexe, nonostante ve ne siano molteplici.

In particolare, quale ulteriore ragione a sostegno della negazione dell’effetto riflesso delle competenze esclusive, si consideri che, mentre la teoria dell’effet réflexe fu sviluppata con riferimento alle competenze esclusive, alla proroga di competenza esclusiva e alle ipotesi di litispendenza e connessione (Droz, op. cit.; Gaudemet-Tallon, op. cit.), e nonostante l’esigenza, evidenziata dal Green Paper sulla revisione del regolamento Bruxelles I, di introdurre specifiche soluzioni normative sul punto, il legislatore ha introdotto disposizioni specifiche solo con riguardo a quest’ultima fattispecie (artt. 33 e 34): ubi lex voluit, dixit... Né rileva che il considerando 24 del regolamento permetta, nell’esercizio della discrezionalità ex artt. 33 e 34, di «esaminare» l’ipotesi in cui il giudice dello Stato terzo sia dotato di giurisdizione esclusiva secondo i criteri del regolamento; al contrario, il considerando 24 conferma che tale circostanza non è sufficiente a determinare una declinatoria di giurisdizione senza la previa pendenza di un procedimento in uno Stato terzo (Mills 2018, p. 139).  

Inoltre, la Corte si era invero già pronunciata sulla questione nel noto parere n. 1/03 in materia di competenza della Comunità europea a concludere la nuova convenzione di Lugano: secondo la Corte, nelle ipotesi in cui gli artt. 22 e 23 della nuova convenzione indichino come competente un giudice di uno Stato terzo contraente della convenzione, nonostante il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro, «in assenza della convenzione, quest’ultimo Stato sarebbe il foro competente, mentre con la convenzione è competente lo Stato terzo» (par. 153).

Infine, l’applicazione riflessiva delle competenze esclusive richiederebbe un certo grado di discrezionalità (de Lima Pinheiro, “Article 24”, in Magnus/Mankowski, p. 561; AG Emiliou, conclusioni del 22 febbraio 2024, punto 152, e conclusioni del 5 settembre 2024, punti 33 ss.; Mills, p. 233), svincolata dalle norme del regolamento. Innanzitutto, quantomeno nella versione dell’effet réflexe che permette al giudice adito di declinare la giurisdizione solo ove le norme del proprio diritto nazionale glielo consentano, tale giudice dovrebbe accertare che il proprio diritto nazionale preveda ipotesi di giurisdizione esclusiva analoghe a quelle previste dall’art. 24, come avviene ai sensi dell’art. 5 l. 218/1995 per le controversie aventi a oggetto diritti reali su beni immobili situati all’estero. In seguito, dovrebbe decidere se sospendere il giudizio in attesa che il giudice straniero venga adito e si sia pronunciato sulla questione. A differenza di un caso interamente intra-europeo, tuttavia, nell’assumere tale decisione il giudice dovrebbe accertare l’esistenza di una norma straniera che attribuisca giurisdizione esclusiva al giudice dello Stato terzo di registrazione. Sul punto, assume rilievo la recente sentenza nel caso Società Italiana Lastre (v. i commenti di Cuniberti e Marshall), ove la Corte ha affermato che un accordo di scelta del foro asimmetrico è contrario all’art. 25 Bruxelles I-bis nel caso in cui, per la parte che beneficia dell’asimmetria dell’accordo, affidi la determinazione del giudice competente alle norme di diritto processuale civile internazionale di uno Stato terzo (attraverso la dizione «un altro giudice competente (…) all’estero»), poiché ciò sarebbe contrario agli obiettivi di prevedibilità, trasparenza e certezza del diritto (punto 60). Infine, il giudice dello Stato membro adito dovrebbe altresì verificare che l’attore non vada incontro a un diniego di giustizia, magari effettuando un controllo preventivo di conformità dell’ordinamento straniero con l’ordine pubblico processuale della lex fori, per accertarsi che alla futura pronuncia non sia negato il riconoscimento nello Stato membro del foro. In assenza di una disposizione specifica che disciplini l’applicazione di tali condizioni, tuttavia, ciascun giudice dovrebbe applicare una (propria) diversa versione dell’art. 24 con riferimento a situazioni localizzate in Stati terzi, in violazione del principio di prevedibilità che ispira l’intera struttura del regolamento.

Nonostante l’esile motivazione della Corte (punti 59-66), dunque, l’esclusione dell’effet réflexe, e così l’impossibilità per il giudice adito di spogliarsi della giurisdizione sull’eccezione di invalidità, ci sembra giustificata.

3.2. Principio di non ingerenza ed esercizio della giurisdizione sulla domanda di nullità di un brevetto europeo convalidato in uno Stato terzo

Come affermato nella relazione Jenard (p. 36), il rilascio di un brevetto implica l’esercizio della sovranità statale. Su tale presupposto, la Corte chiarisce che una valutazione resa incidenter tantum (avente necessariamente effetti solo tra le parti del giudizio) sulla validità del brevetto convalidato in uno Stato terzo non viola il principio di non ingerenza. In tal senso, la competenza del giudice ex art. 4 Bruxelles I-bis a compiere tale valutazione incidentale non è limitata dal diritto internazionale generale.

Del tutto diverso, secondo la Corte, è il caso in cui nel giudizio avviato in uno Stato membro in forza dell’art. 4, venga proposta, in via principale o riconvenzionale, una domanda di nullità del brevetto. In tal caso, il principio di non ingerenza impedirebbe al giudice dello Stato membro di statuire su tale domanda, poiché solo i giudici dello Stato terzo di registrazione o convalida sarebbero competenti a decidere una domanda di nullità e pronunciarsi sulla validità del brevetto con effetti erga omnes (BSH, punti 71-73).

Il ragionamento della Corte, che ricalca la «terza via» esposta dall’AG nelle conclusioni del 5 settembre 2024 e, in questo senso, permette di aggirare le difficoltà derivanti dalla incompatibilità della teoria dell’effet réflexe con il regime di Bruxelles, si fonda sull’assunto – non ulteriormente approfondito dalla Corte nella pronuncia in commento – dell’esistenza di limiti posti dal diritto internazionale generale all’esercizio della c.d. adjudicatory jurisdiction in materia civile. Si tratta, in verità, di questione ampiamente controversa e priva di consenso nel panorama internazionale. Pur potendo solo accennare al tema in questa sede, giova evidenziare che, mentre alcuni autori sostengono l’esistenza, derivante dalla prassi degli Stati, di restrizioni di diritto internazionale generale all’esercizio della giurisdizione in materia civile (Mann, p. 73 ss.; Mills, p. 200 ss.; Parrish), o ne ammettono la potenziale configurabilità (Michaels; Boschiero, p. 673 ss.; Roorda e Ryngaert, p. 81 ss.), altri rilevano che, come affermato nel Restatement of the Law Fourth pubblicato dalla American Law Association, con l’eccezione derivante dall’applicazione delle regole di immunità, nel contesto internazionale non si rinvengono una prassi e una opinio iuris sufficienti per affermare il principio per cui l’esercizio della giurisdizionein materia civile debba compiersi nel rispetto di specifiche norme di diritto internazionale generale (Childress III; Dodge et al.; sulla inesistenza di detti limiti, si vedano anche Luzzatto, Stati stranieri e giurisdizionale nazionale, Milano, 1972, p. 65 ss., e Akehurst, Jurisdiction in International Law, in British Yearbook of International Law, 1973, p. 176 s.). 

Ad ogni modo, se tale principio dovesse ritenersi esistente – ciò che, alla luce di quanto sopra, non sembra pacifico – la sua applicazione alle materie contemplate dall’art. 24 Bruxelles I-bis permetterebbe di adottare soluzioni diverse a seconda del titolo di competenza esclusiva preso in considerazione da tale disposizione. In particolare, l’interesse al rispetto della sovranità dello Stato terzo potrebbe venire in rilievo nel caso di controversie aventi ad oggetto un diritto reale immobiliare (art. 24(1)), la validità delle trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri (art. 24(3)), la validità di una privativa industriale per la quale è prescritto il deposito o la registrazione (art. 24(4)), e l’esecuzione delle decisioni (art. 24(5)), ma non per le controversie riguardanti la locazione di un immobile (art. 24(1)), che non incidono sull’esercizio della sovranità dello Stato terzo. Maggiori incertezze sussistono, invece, con riguardo all’applicazione di tale principio alle controversie riguardanti la costituzione, la nullità o lo scioglimento di una società o di una persona giuridica o la validità delle decisioni dei suoi organi (art. 24(2)) (cfr. conclusioni del 5 settembre 2024, nota 16).

Infine, la Corte non si è occupata dell’applicazione degli eventuali limiti posti dal diritto internazionale consuetudinario all’esercizio della competenza ex art. 4 Bruxelles I-bis sulle domande di nullità di un brevetto europeo convalidato in uno Stato terzo nelle ipotesi in cui non sia possibile instaurare un giudizio nello Stato terzo o l’ordinamento di tale Stato non garantisca i principi dell’equo processo quanto, ad esempio, alla indipendenza dei giudici, al diritto al contraddittorio e alla durata del giudizio. In queste ipotesi, laddove si dovesse ritenere che il diritto internazionale generale impedisca al giudice adito ex art. 4 Bruxelles I-bis di pronunciarsi su tali domande di nullità, alla luce della soluzione delineata dalla sentenza BSH il concorrente del titolare del brevetto non sarebbe del tutto privato di una tutela giurisdizionale, poiché potrebbe pur sempre ottenere una pronuncia di rigetto della domanda di contraffazione nei suoi confronti attraverso una eccezione di invalidità, che il giudice dello Stato membro sarebbe competente (e tenuto) a esaminare (conclusioni del 5 settembre 2024, punto 53); nondimeno, in tal caso la risoluzione della questione di validità avrebbe effetti unicamente nell’ambito del procedimento di contraffazione, senza porre il convenuto al riparo da ulteriori azioni di contraffazione fondate su un titolo brevettuale potenzialmente invalido.  

4. Conclusioni

Con la sentenza BSH la Corte ha sciolto alcuni dubbi fondamentali relativi al contenzioso transfrontaliero in materia brevettuale, rivitalizzando la competenza del giudice del domicilio del convenuto sulla domanda di contraffazione ed estendendola alla cognizione incidentale sulle eccezioni di invalidità di un brevetto europeo convalidato in uno Stato terzo. Tuttavia, la pronuncia fornisce soluzioni incomplete con riguardo, da un lato, al coordinamento tra il procedimento di contraffazione nello Stato membro del domicilio del convenuto e il procedimento di nullità nello Stato membro di convalida e, dall’altro lato, alla esistenza e alle modalità di applicazione di un ipotizzato principio di diritto internazionale generale che impedisca al giudice adito ex art. 4 Bruxelles I-bis di pronunciarsi con efficacia erga omnes sulla validità di un brevetto europeo convalidato in uno Stato terzo. Nell’attesa che la Corte sia invitata a chiarire la sua posizione su tali questioni, l’evoluzione dei principi espressi nella sentenza in commento dipenderà, in larga misura, dall’interpretazione e dalla prassi applicativa dei giudici nazionali e del Tribunale unificato dei brevetti.